W blasku renomy – czyli o czerpaniu nienależytej korzyści z cudzych znaków towarowych

Zjawisko znane w psychologii jako „pławienie się w cudzej chwale” nie jest obce prawu znaków towarowych. Nie mając do zaoferowania własnych, atrakcyjnych produktów, niektórym firmom zdarza się sięgnąć po znane i utrwalone pomysły konkurencji. Pod pozorem zachowania niezależnej kreatywności wprowadzają na rynek produkty, które formą bądź nazwą nawiązują do produktów znanych i cenionych producentów. Pozytywne skojarzenia z renomowanym produktem mają bowiem zapewnić, iż blask, który bije od rynkowych „gwiazd”, oświetli również ich nowy produkt.

Czy takie działanie w każdym przy-padku jest dozwolone? Przekonała się o tym ostatnio syryjska spółka Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), próbując zarejestrować wspólnotowy znak towarowy CTM nr 009091612 „Master”, dla towarów w klasach 29, 30, 32, m.in. dla produktów spożywczych i napojów nie zawierających alkoholu. Reprezentację graficzną znaku przedstawia rys. 1.

Rejestracji znaku sprzeciwił się koncern The Coca-Cola Company, przeciwstawiając cztery wcześniejsze wspólnotowe znaki towarowe, zarejestrowane dla identycznych lub podobnych towarów (rys. 2) oraz znak graficzny zarejestrowany w Wielkiej Brytanii przedstawiający stylizowaną literę „C” (rys. 3).

[galeria=”1″]

Wydział Sprzeciwów oraz Izba Odwoławcza OHIM nie dopatrzyły się przesłanek do odmowy udzielenia ochrony znakowi Master, uznając, iż podobieństwo między znakami jest zbyt odległe, aby mogło przesądzić o istnieniu ryzyka pomyłki i stanowić o kolizji znaków, i mimo niewątpliwej renomy znaku Coca-Cola, stanowić podstawę do ochrony znaku w granicach renomy.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Sąd UE (T-480/12). Sąd podkreślił, iż podobieństwo znaków w przypadku kolizji ze znakiem renomowanym nie wymaga oceny ryzyka pomyłki, wystarczające jest ustalenie, iż relewantny krąg odbiorców dostrzega związek między znakami. W przypadku towarów takich jak produkty spożywcze i napoje elementy graficzne znaków mają co najmniej takie samo znaczenie w ocenie wizualnej znaków jak elementy słowne, dlatego występowanie wspólnego elementu graficznego w postaci „ogona” powiewającego z pierwszych liter, odpowiednio „M” i „C”, jak również zastosowanie tej samej, nietypowej czcionki będzie miało istotne znaczenie przy ocenie podobieństwa znaków.

Ponadto, ochrona znaków renomowanych wymaga zbadania, czy istnieje prawdopodobieństwo, że używanie bez uzasadnionej przyczyny zgłoszonego później znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź też działałoby na ich szkodę. Innymi słowy chodzi o zagrożenie, że wizerunek renomowanego znaku towarowego lub przywołane przez niego właściwości zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym, co ułatwi ich sprzedaż dzięki powstaniu skojarzenia ze znakiem towarowym cieszącym się renomą. Kiedy osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz próbuje wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela wcześniejszego renomowanego znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, wówczas odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (C-487/07).

Ustalenie, czy czerpanie nienależytej korzyści ma miejsce powinno opierać się na ocenie wszystkich okoliczności danego przypadku, w tym uwzględniać praktyki przyjęte w danym sektorze handlu, dowody rzeczywistego handlowego wykorzystywania zgłoszonego znaku towarowego, używania opakowań podobnych do opakowań dla towarów właściciela wcześniejszych znaków towarowych.

Mając na względzie powyższe okoliczności Sąd zwrócił uwagę na sposób używania znaku „Master” przez spółkę Mitico dla towarów objętych zgłoszeniem, dowiedziony przez koncern Coca-Cola, m.in. za pomocą zrzutów ze stron internetowych www.mastercola.com.

Uchylając decyzję Izby Odwoławczej Sąd podkreślił również cel i istotę postępowania sprzeciwowego, które ma zapewnić, że nie będą rejestrowane znaki, których używaniu można się później sprzeciwić na drodze sądowej.

Sprawa znaku towarowego „Master” będzie miała ciąg dalszy, niemniej jednak już teraz nasuwa się kilka spostrzeżeń, istotnych dla polskich przedsiębiorców. Po pierwsze, należy pamiętać, iż granicą upodabniania wizerunku swoich produktów nie zawsze jest ryzyko pomyłki. Ochrona znaków towarowych renomowanych sięga dalej niż ochrona znaków „zwykłych” i nawet mniejsze podobieństwo między znakami, w wyniku którego właściwy krąg odbiorców kojarzy ze sobą dwa znaki, nie myląc ich jednak, może stanowić naruszenie praw do znaku renomowanego. Po drugie, czerpanie nienależytej korzyści z renomy znaku stanowi samodzielną przesłankę ochrony znaków renomowanych. Po trzecie, nie trzeba czekać do momentu rejestracji znaku późniejszego i występować na drogę sądową, aby przeciwstawić się jego ochronie. W postępowaniu przed OHIM wystarczy wnieść sprzeciw w terminie 3 miesięcy od daty publikacji, aby uniemożliwić rejestrację znaku późniejszego. Warto pamiętać o tej drodze, gdyż umożliwia ona wyeliminowanie późniejszego znaku towarowego jeszcze przed jego rejestracją. I na koniec rada dla podmiotów, którym blask cudzej chwały nie jest obcy – nie próbujmy zbyt mocno „grzać się” w cieple cudzych znaków towarowych, bo można się „poparzyć”.

Kancelaria Rzeczników Patentowych J. Markieta, M. Zielińska-Łazarowicz Sp. p.

ul. Wańkowicza 5A lok. 23, 02-796 Warszawa
tel. 22 254 25 35, fax 22 254 25 34
www.ipandlaw.com, office@ipandlaw.com

Kancelaria Rzeczników Patentowych IP & Law świadczy usługi z zakresu praw własności przemysłowej – wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, zarówno w postępowaniach zgłoszeniowych, jak i w postępowaniach spornych, o unieważnienie lub naruszenie praw wyłącznych. Reprezentuje klientów m.in. przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Małgorzata Zielińska-Łazarowicz – prawnik, rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Artykuł ukazał się w OOH magazine, styczeń – marzec 2015. Wersja online magazynu do pobrania TUTAJ.