Kontrowersyjny znak towarowy Louboutina – spór przed Trybunałem Sprawiedliwości o kolor i kształt czerwonych podeszew szpilek

Christian Louboutin oraz spółka Christian Louboutin SAS produkują buty na wysokich obcasach z charakterystyczną krwistoczerwoną zewnętrzną podeszwą, które od 26 lat cieszą się ogromną popularnością wśród nawet najbardziej wybrednych konsumentek, w tym zakochanych w szpilkach Louboutin gwiazd. Obuwie przez lata doczekało się statusu symbolu luksusu i elegancji, a czerwone podeszwy pozostają gwarancją oryginalności obuwia zaprojektowanego przez Louboutina.

Jednak nawet taki potentat może poczuć chwile grozy w walce o swoje obuwnicze dziedzictwo, dlatego w poniższym artykule omówię kontrowersyjny, zapadły w dniu 12 czerwca 2018 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, („TSUE”) wydany w sprawie C-163/16, zgodnie z którym znak towarowy przedstawiający kolor naniesiony na podeszwę buta może podlegać rejestracji oraz ochronie.

Źródło sporu

Zanim jednak doszło do wydania orzeczenia przez TSUE, podczas rozpatrywania przez holenderski sąd rejonowy w Hadze powództwa francuskiego projektanta Christiana Louboutina i spółki Christian Louboutin SAS przeciwko holenderskiej spółce Van Haren Schoenen BV, dotyczącego wprowadzenia przez Van Haren do obrotu obuwia naruszającego prawo do znaku towarowego, którego właścicielem jest Louboutin, warto przywołać kilka faktów ukazujących genezę sporu.

Christian Louboutin dokonał w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu zgłoszenia znaku towarowego, który zarejestrowano w dniu 6 stycznia 2010 r. pod nr 0874489 dla kategorii obuwie, a 10 kwietnia 2013 r. dokonał on zmiany w zgłoszeniu spornego znaku towarowego poprzez ograniczenie zakresu ochrony przyznanej przez ten znak towarowy do „obuwia na wysokich obcasach”.

Znak ten został ukazany w następujący sposób:

źródło: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2e7e9000a8c343939186ea94b9f487c7.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOahr0?text=&docid=202761&pageIndex=0&doclang=pl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=260035

W zgłoszeniu sporny znak został opisany jako: „znak towarowy utworzono z koloru czerwonego (Pantone 18‑1663TP) naniesionego na podeszwę buta zgodnie z przedstawieniem (kontur buta nie stanowi części znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia znaku towarowego)”.

Spółka Van Haren, prowadząca w Niderlandach sklepy detaliczne z obuwiem, w 2012 r. wprowadzała do obrotu buty na wysokich obcasach z podeszwą pokrytą kolorem czerwonym. Na skutek tego typu działalności w kwietniu 2013 r. Christian Louboutin wniósł do holenderskiego sądu rejonowego w Hadze powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do spornego znaku towarowego przeciwko spółce Van Haren, żądając wycofania z rynku obuwia konkurenta z czerwoną podeszwą. W dniu 17 lipca 2013 r. sąd ten wydał wyrok zaoczny, w którym częściowo uwzględnił żądania Christiana Louboutina.

Spółka Van Haren odwołała się od wyroku argumentując, że zastosowanie czerwonego koloru podeszwy obuwia nie może podlegać ochronie przewidzianej dla znaku towarowego. W przepisach unijnych wymieniono bowiem szereg podstaw nieważności lub odmowy rejestracji, np. w odniesieniu do oznaczeń tworzonych wyłącznie przez kształt zwiększający znacznie wartość towaru.

Sąd w Hadze uznał, że czerwona podeszwa zwiększa znacznie wartość obuwia wprowadzanego do obrotu przez Christiana Louboutina w zakresie, w jakim owa kolorystyka stanowi część wyglądu tego obuwia, odgrywającą ważną rolę przy podejmowaniu decyzji o jego zakupie. Stwierdził też, że rozpoznawany znak towarowy jest związany z podeszwą buta, ale mimo to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości zawiesił postępowanie i zwrócił się do TSUE z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (tj. z pytaniem dotyczącym wykładni prawa unijnego).

Wniosek o wydanie orzeczenia dotyczył wykładni art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25), zwanej dalej („Dyrektywą”).

Czy w świetle Dyrektywy można zastrzec kształt jako znak towarowy?

W omawianym orzeczeniu TSUE wyjaśnia czy pojęcie „kształtu” w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy jest ograniczone do trójwymiarowych cech towaru, takich jak (przedstawione trójwymiarowo) kontury, rozmiar i objętość towaru, czy też przepis ten dotyczy także innych (niż trójwymiarowe) cech towaru, takich jak kolor.

Artykuł 2 Dyrektywy, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, stanowi, iż znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem, że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Natomiast Artykuł 3 ust. 1 lit. e Dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, stanowi, iż nie są rejestrowane, a w przypadku, gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

a)      kształtu wynikającego z charakteru samych towarów;

b)      kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego;

c)      kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru.

Tym samym Dyrektywa w sposób jasny i precyzyjny wskazuje, iż nie mogą podlegać ochronie kształty produktów, w tym sporne podeszwy butów na wysokim obcasie.

Kształt jako przestrzenny znak towarowy w prawie polskim

Zgodnie z prawem polskim możliwość graficznego przedstawienia znaków przestrzennych nie budzi wątpliwości, co potwierdza także brzmienie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, zwane dalej („PWP”), który wymienia formę przestrzenną, w tym formę towaru, jako jeden z typowych przykładów znaku towarowego. Należy zadać pytanie, czy forma przestrzenna jest tożsama z kształtem.

Znaki towarowe chroniące kształt produktu, podobnie jak inne rodzaje znaków, muszą mieć zdolność do odróżniania towarów jednego przedsiębiorcy od innych, czyli tzw. zdolność odróżniającą. W przypadku znaków przyjmujących formę zewnętrzną towarów zdolność ta zależy także od pewnych szczególnych dla nich cech. Zgodnie z art. 129¹ ust. 1 pkt 5) PWP, nie będzie podlegać rejestracji kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru (analogicznie jest w prawie europejskim). Kształt należący do jednej ze wskazanych kategorii nie będzie miał zdolności odróżniającej, a tym samym nie podlega rejestracji, ani ochronie.

Charakterystyczny kształt z kolorem może być uznany za znak towarowy, który podlega rejestracji i ochronie

Sędziowie Trybunału zajęli inne stanowisko, niż rzecznik generalny TSUE – Maciej Szpunar, który w swej opinii stwierdził, iż znak towarowy, który łączy w sobie kolor i kształt, nie powinien być zarejestrowany. Taki brak zgodności zdarza się niezwykle rzadko, co po wydaniu opinii rzecznika generalnego pozwoliło sądzić spółce Van Haren, że ma wygraną przed Trybunałem w kieszeni.

Zgodnie z tezą wyroku TSUE Artykuł 3 ust. 1 lit. e) ppkt (iii) Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie przedstawiające kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie, takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nie składa się wyłącznie z „kształtu” w rozumieniu tego przepisu.

Trybunał stwierdził, iż wobec braku w Dyrektywie jakiejkolwiek definicji pojęcia „kształtu”, określenia znaczenia i zakresu tego terminu należy dokonać zgodnie z jego zwykłym znaczeniem w języku potocznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu kontekstu, w którym pojęcie to zostało użyte. Z powyższego wynika, że kolor sam w sobie, bez wyodrębnienia konturów w przestrzeni nie mógłby stanowić kształtu.

Zważyć należy, że sporny znak towarowy nie dotyczy szczególnego kształtu podeszwy butów na wysokich obcasach, ponieważ w opisie tego znaku towarowego wyraźnie wskazano, że kontur buta nie stanowi części wspomnianego znaku towarowego, lecz służy wyłącznie uwidocznieniu umiejscowienia wskazanego w zgłoszeniu czerwonego koloru.

Podsumowując, oznacza to, iż znak towarowy przedstawiający kolor naniesiony na podeszwę buta na wysokim obcasie (czyli łącznie występujące kształt i kolor) może podlegać rejestracji, a także może być objęty pełną ochroną wynikającą z przepisów prawa unijnego.

Jak zakończy się spór?

Sprawa Louboutin kontra Van Haren nie kończy się jednak wraz z orzeczeniem TSUE. Ostateczny wyrok w sprawie zakazu sprzedaży przez holenderską firmę szpilek z czerwoną podeszwą będzie musiał podjąć sąd rejonowy w Hadze, który uprzednio zawiesił postępowanie w celu złożenia wniosku o orzeczenie prejudycjalne do TSUE. Sąd ten jednak jest związany zastosowaną wykładnią przedstawioną przez TSUE.

Zważyć należy też, że Louboutin zastrzegł tylko jeden odcień czerwieni – Panteone 18-1663TP, zwany cynobrem. Van Haren ma zatem do wykorzystania bardzo szeroką gamę kolorystyczną, ale czas pokaże czy holenderska spółka pójdzie w tym kierunku. W zderzeniu z obuwniczym gigantem Van Haren z pewnością już zyskał to co najcenniejsze – duży międzynarodowy rozgłos.

Dominika Bura z Kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński i Wspólnicy sp.k.

O autorce:

Dominika Bura – adwokat w Kancelarii BCLA, posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz sektora publicznego. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie nieruchomości, ochrony własności intelektualnej, dóbr osobistych w Internecie oraz prawa hazardowego. W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo nowych technologii oraz zamówienia publiczne. Autorka licznych publikacji w tytułach branżowych.